《專利審查指南》明確規(guī)定：發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)審查其是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，所謂顯著的進(jìn)步是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。

技術(shù)效果是判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的關(guān)鍵因素之一，在此筆者將通過案例分析的方式向大家展示發(fā)明技術(shù)效果的撰寫和意見答復(fù)時(shí)需要注意問題，并給出相關(guān)建議。

案例1——通過撰寫發(fā)明的技術(shù)效果以突出發(fā)明的創(chuàng)造性

權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種用于合成生物柴油的催化劑制備方法。根據(jù)檢索得到本申請(qǐng)背景技術(shù)提供的文獻(xiàn)1可認(rèn)為是最接近的現(xiàn)有技術(shù)，權(quán)利要求1與文獻(xiàn)1的區(qū)別在于特征A，而背景技術(shù)提供的文獻(xiàn)2已經(jīng)給出了采用特征A的技術(shù)啟示。為了提高催化劑的穩(wěn)定性，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到將文獻(xiàn)2的特征A替換文獻(xiàn)1的制備方法以獲得催化性能更優(yōu)的催化劑。

假如申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，根據(jù)自身所檢索和掌握的現(xiàn)有技術(shù)知識(shí)，能有針對(duì)性的進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn)，對(duì)比本申請(qǐng)催化劑與最接近的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)1的催化劑在催化活性上的差異，找到本申請(qǐng)催化劑較現(xiàn)有技術(shù)的催化劑在某些性能上的提高，而這些性能上的改進(jìn)是本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)所無法預(yù)料的，那么當(dāng)申請(qǐng)人將這些技術(shù)效果和對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)撰寫在本申請(qǐng)說明書中，本申請(qǐng)催化劑就由于產(chǎn)生了某些預(yù)料不到的技術(shù)效果從而使得本申請(qǐng)具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，進(jìn)而具備創(chuàng)造性。

因此，在撰寫與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)別較少或改進(jìn)較小的申請(qǐng)時(shí)，首先要充分檢索和了解現(xiàn)有技術(shù)，盡可能的找到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，然后要突出對(duì)發(fā)明技術(shù)效果的撰寫，重點(diǎn)找出本發(fā)明較現(xiàn)有技術(shù)，尤其是最接近現(xiàn)有技術(shù)所獲得的更優(yōu)或無法預(yù)料的技術(shù)效果，以更好的印證本發(fā)明的創(chuàng)造性，在具體撰寫時(shí)可以通過對(duì)比實(shí)驗(yàn)的實(shí)施對(duì)比例來證明本發(fā)明所取得的有益的和預(yù)料不到的技術(shù)效果。

案例2——預(yù)料不到的技術(shù)效果應(yīng)是明確并具有依據(jù)，同時(shí)基于區(qū)別特征得到的

權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種催化劑。申請(qǐng)人將與對(duì)比文件存在區(qū)別的載體（該載體是本領(lǐng)域所公知的）補(bǔ)入權(quán)利要求1中，并在意見陳述中指出該載體與催化劑各組分中的氧化物之間都具有很強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)，具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。而在本申請(qǐng)的說明書中僅記載了催化劑活性好，并沒有記載該技術(shù)效果是由限定的載體而產(chǎn)生的，也沒有記載對(duì)比實(shí)施例來證明催化劑活性高于現(xiàn)有技術(shù)的催化劑。

在爭(zhēng)辯發(fā)明具有預(yù)料不到技術(shù)效果時(shí)，需要注意的是預(yù)料不到的技術(shù)效果的描述應(yīng)當(dāng)是明確并具有依據(jù)的，這里所指的“明確”應(yīng)當(dāng)是明確記載區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的具體技術(shù)效果，并不是含糊的表述“預(yù)料不到的性能或效果”，而所謂“有依據(jù)”則是指需要記載或提供相應(yīng)的對(duì)比試驗(yàn)證據(jù)或者利用現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)（如本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識(shí)）來證明技術(shù)效果的預(yù)料不到；同時(shí)預(yù)料不到的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是基于發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和該區(qū)別特征結(jié)合權(quán)利要求的其它已知特征而得到的，具體而言是預(yù)料不到技術(shù)效果是由區(qū)別特征對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)改進(jìn)后而隨之產(chǎn)生的，這是由于如果該技術(shù)效果不是區(qū)別特征和該區(qū)別特征結(jié)合權(quán)利要求的其它已知特征而得到的，那么該技術(shù)效果就可以認(rèn)為是由現(xiàn)有技術(shù)就能達(dá)到的，也就是沒有產(chǎn)生所屬領(lǐng)域技術(shù)人員事先無法預(yù)測(cè)或者推理出來的在技術(shù)效果上“質(zhì)”或者“量”的變化，不能被認(rèn)定為預(yù)料不到的技術(shù)效果。具體到本案例，說明書中只是籠統(tǒng)的記載催化劑活性好，并沒有記載或提供對(duì)比試驗(yàn)或其它證據(jù)證明載體與催化劑活性組分產(chǎn)生協(xié)同作用，并且取得了較現(xiàn)有技術(shù)更優(yōu)的技術(shù)效果。同時(shí)本申請(qǐng)既沒有記載也沒有提供對(duì)比試驗(yàn)或其它證據(jù)來證明催化劑所取得的技術(shù)效果是由于載體的區(qū)別特征改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)所獲得的，即使本申請(qǐng)的催化劑具有較好的技術(shù)效果，那也由于無法證明現(xiàn)有技術(shù)獲得不到該技術(shù)效果而不能將該技術(shù)效果認(rèn)定為預(yù)料不到的。

因此，在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，建議的做法是申請(qǐng)文件中都應(yīng)當(dāng)明確記載發(fā)明所要解決的技術(shù)問題和與之相對(duì)應(yīng)所獲得的技術(shù)效果，并給出適當(dāng)?shù)膶?shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證上述技術(shù)效果。即使申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)檢索的現(xiàn)有技術(shù)不同于審查員檢索的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，如果申請(qǐng)人在申請(qǐng)文件中記載了技術(shù)效果并提供了相應(yīng)的效果實(shí)驗(yàn)證據(jù)，那么申請(qǐng)人在收到審查意見通知書后可以根據(jù)審查員提供的最接近的現(xiàn)有技術(shù)提供相應(yīng)的對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。同時(shí)申請(qǐng)人在提供對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)以證明發(fā)明技術(shù)效果時(shí)應(yīng)注意該技術(shù)效果應(yīng)在申請(qǐng)文件中有明確記載，并且該技術(shù)效果是基于發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和該區(qū)別特征結(jié)合權(quán)利要求的其它已知特征而得到的。

案例3——預(yù)料不到的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是在發(fā)明要求保護(hù)的整個(gè)范圍內(nèi)都可以達(dá)到的。

權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種分離膜，申請(qǐng)人在意見陳述中列出了對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，在實(shí)驗(yàn)中，對(duì)三種分離膜作了實(shí)驗(yàn)1、2、3，實(shí)驗(yàn)1和實(shí)驗(yàn)2的分離膜相當(dāng)于對(duì)比文件1中的分離膜，實(shí)驗(yàn)3相當(dāng)于本發(fā)明的分離膜。實(shí)驗(yàn)3分離膜的分離效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過實(shí)驗(yàn)1和2的分離膜，以證明本發(fā)明的分離膜具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。

通過分析本申請(qǐng)和對(duì)比文件，審查員發(fā)現(xiàn)本申請(qǐng)權(quán)利要求1并沒有限定實(shí)驗(yàn)3分離膜區(qū)別于實(shí)驗(yàn)1和2的分離膜的特定特征，即實(shí)驗(yàn)1和實(shí)驗(yàn)2對(duì)應(yīng)的分離膜都在本申請(qǐng)權(quán)利要求1的保護(hù)范圍內(nèi)，這表明僅有一部分發(fā)明要求保護(hù)的范圍能夠達(dá)到實(shí)驗(yàn)3分離膜的效果，而另一部分范圍（對(duì)應(yīng)實(shí)驗(yàn)1和2的分離膜）并不能達(dá)到該效果，甚至可能相差較大，所以實(shí)驗(yàn)3分離膜所產(chǎn)生的預(yù)料不到的技術(shù)并不是權(quán)利要求整個(gè)保護(hù)范圍內(nèi)都能達(dá)到的，如果該效果是創(chuàng)造性的唯一爭(zhēng)辯理由，就不能認(rèn)為發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果。

因此，在提供對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)以證明預(yù)料不到技術(shù)效果時(shí)，需要注意的是預(yù)料不到的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是發(fā)明所要保護(hù)的整個(gè)范圍內(nèi)都可以達(dá)到的，在提供對(duì)比試驗(yàn)證據(jù)時(shí)應(yīng)當(dāng)與權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的范圍相對(duì)應(yīng)。由于用于證明預(yù)料不到技術(shù)效果的實(shí)施例或?qū)Ρ仍囼?yàn)數(shù)據(jù)通常是一個(gè)較小的范圍，而權(quán)利要求保護(hù)的范圍通常較大，因此權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案往往是在申請(qǐng)人陳述的產(chǎn)生預(yù)料不到技術(shù)方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行概括得到的，申請(qǐng)人在進(jìn)行概括時(shí)需要充分考慮技術(shù)領(lǐng)域的可預(yù)見性水平和概括的特征與對(duì)預(yù)料不到技術(shù)效果起作用的特征之間的關(guān)系這兩個(gè)因素。具體而言，對(duì)于技術(shù)效果可預(yù)見性水平相對(duì)較高的技術(shù)領(lǐng)域，例如機(jī)械、電學(xué)等領(lǐng)域，通常認(rèn)為可以根據(jù)取得預(yù)料不到技術(shù)效果的技術(shù)方案概括至一個(gè)較大的保護(hù)范圍；對(duì)于技術(shù)效果可預(yù)見水平相對(duì)較低的技術(shù)領(lǐng)域，例如化學(xué)、生物等領(lǐng)域，鑒于這些領(lǐng)域大多屬于實(shí)驗(yàn)科學(xué)，技術(shù)效果通常需要實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)加以驗(yàn)證，通常認(rèn)為不能根據(jù)取得預(yù)料不到技術(shù)效果的技術(shù)方案進(jìn)行概括，或者僅能進(jìn)行非常有限的概括。而對(duì)于概括的特征與對(duì)預(yù)料不到技術(shù)效果起作用的特征之間的關(guān)系，如果概括的技術(shù)特征與對(duì)預(yù)料不到技術(shù)效果起作用的技術(shù)特征之間相互獨(dú)立，無相互作用和彼此聯(lián)系，通常認(rèn)為可以根據(jù)取得預(yù)料不到技術(shù)效果的技術(shù)方案概括至一個(gè)較大的保護(hù)范圍；反之，如果概括的技術(shù)特征為對(duì)預(yù)料不到技術(shù)效果起作用的技術(shù)特征或者它們之間密不可分，存在相互作用和彼此支持，通常認(rèn)為不能根據(jù)取得預(yù)料不到技術(shù)效果的技術(shù)方案進(jìn)行概括，或者僅能進(jìn)行非常有限的概括。

案例4——通過對(duì)比試驗(yàn)證明發(fā)明技術(shù)效果時(shí)應(yīng)基于相同的比較基準(zhǔn)

權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種用于空氣凈化的催化劑。申請(qǐng)人在意見陳述中提供了本申請(qǐng)和對(duì)比文件兩者催化劑的對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，指出本申請(qǐng)的催化劑具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。

審查員通過比較申請(qǐng)人所述的對(duì)比試驗(yàn)證據(jù)，發(fā)現(xiàn)該對(duì)比試驗(yàn)的效果數(shù)據(jù)存在針對(duì)反應(yīng)氣體不同，反應(yīng)原料氣組成不同，反應(yīng)空速也不同，因此該對(duì)比試驗(yàn)的比較基準(zhǔn)不同，并不具有可比性，不能得到兩者催化劑活性不同的結(jié)論。

因此，在提供對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)以證明發(fā)明技術(shù)效果時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意在實(shí)驗(yàn)中采用相同的比較基準(zhǔn)，具體而言，比較基準(zhǔn)應(yīng)為相同的比較目標(biāo)，相同的實(shí)驗(yàn)條件，相同的效果評(píng)價(jià)體系。只有通過采用相同的比較基準(zhǔn)得到的對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)才能真正的反映對(duì)比雙方在技術(shù)效果上的差異，否則所得到的對(duì)比數(shù)據(jù)并不能證明發(fā)明的技術(shù)效果。